Ответственность за использование товарного знака без разрешения

Статья 1515. Ответственность за незаконное использование товарного знака

СТ 1515 ГК РФ

1. Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

2. Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения.

3. Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

4. Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

5. Лицо, производящее предупредительную маркировку по отношению к не зарегистрированному в Российской Федерации товарному знаку, несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Комментарий к Ст. 1515 Гражданского кодекса РФ

1. В пункте 1 комментируемой статьи указано, какие объекты могут быть контрафактными и при каких условиях: сами товары, этикетки, упаковки товаров, если на них незаконно размещены товарные или сходные с ними до степени смешения обозначения.

Контрафактными товары, этикетки, упаковки будут при наличии следующих условий в совокупности:

а) размещение товарного знака или обозначения, сходного до степени смешения на них, т.е. может быть размещен не только товарный знак, но и другое обозначение, если оно ассоциируется с товарным знаком в целом, несмотря на некоторые отличия;

б) размещение такого товарного знака незаконно. Незаконным размещение будет тогда, когда лицо, осуществляющее данное действие, не имеет права на его совершение. Для того чтобы размещение товарного знака не рассматривалось как незаконное, необходимо перед использованием товарного знака заключить с обладателем исключительного права на товарный знак лицензионный договор или договор коммерческой концессии.

2. За нарушение исключительного права на товарный знак предусмотрена гражданская, административная и уголовная ответственность (об административной ответственности см. комментарий к ст. 1537).

В комментируемой статье предусмотрены способы гражданско-правовой защиты. Положения ст. 1515 необходимо толковать с учетом положений ст. 1252 ГК РФ.

В пункте 2 ст. 1515 Кодекса предусмотрена возможность обладателя исключительного права требовать изъятия и уничтожения контрафактных товаров, этикеток, упаковок, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. Это требование может быть предъявлено изготовителю товаров, этикеток, упаковок товаров, лицу, осуществляющему хранение, перевозку, распространение указанных товаров, этикеток, упаковок. Следует отметить, что Гражданский кодекс, в отличие от Закона о товарных знаках, прямо предусматривает, что изъятие из оборота и уничтожение осуществляется за счет нарушителя исключительного права на товарный знак. В тех случаях, когда контрафактные товары нужны для удовлетворения общественных интересов (одежда для малообеспеченных семей, детских домов и т.п.), обладатель исключительного права на товарный знак может только требовать удаления с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения. Удаление осуществляется за счет нарушителя.

3. В соответствии с п. 3 ст. 1515 Кодекса лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

4. В комментируемой статье предусматривается такой гражданско-правовой способ защиты, как выплата компенсации вместо возмещения убытков. Необходимо отметить, что компенсация может быть определена тремя способами, при этом выбор способа принадлежит обладателю нарушенного исключительного права на товарный знак.

В соответствии с п. 3 ст. 1252 ГК РФ компенсация подлежит взысканию лишь при доказанности факта правонарушения, а правообладатель, обратившийся за защитой нарушенного права, освобождается от доказывания размера причиненных убытков.

При этом выплату компенсации правообладатель может требовать как за каждый случай неправомерного использования товарного знака, так и за допущенное правонарушение в целом.

Помимо указанных в ст. 1515 гражданско-правовых способов защиты обладатель исключительного права на товарный знак в соответствии со ст. 1252 Кодекса может потребовать возмещения убытков, публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя, изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя оборудования, прочих устройства и материалов, используемых главным образом при нарушении исключительных прав или предназначенных для этого.

При разрешении уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 180 УК РФ, суду необходимо иметь в виду, что под использованием предупредительной маркировки следует понимать изображение такой маркировки на товарах и (или) на упаковках, а также ее применение в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации (п. 23 названного выше Постановления).

Предупредительная маркировка может быть поставлена правообладателем рядом с товарным знаком, она используется для указания на то, что применяемое на товаре обозначение является товарным знаком, зарегистрированным в Российской Федерации.

Предупредительная маркировка также может быть поставлена рядом с наименованием места происхождения товара. В этом случае она указывает на то, что применяемое обозначение служит наименованием места происхождения товара, зарегистрированным в Российской Федерации.

Незаконным применительно к ч. 2 ст. 180 УК РФ является использование предупредительной маркировки в отношении товарного знака или места происхождения товара, не зарегистрированных в Российской Федерации.

В соответствии с п. 24 Постановления Пленума, указанного выше, лицо может быть привлечено к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 146, по ст. ст. 147 и 180 УК РФ только при условии причинения крупного ущерба правообладателям указанных в них объектов интеллектуальной собственности и средств индивидуализации.

В соответствии с примечанием к ст. 169 УК РФ ущерб, причиненный деяниями, указанными в ст. 180 УК РФ, считается крупным, если он превышает двести пятьдесят тысяч рублей.

[2]

При квалификации действий виновных по п. «б» ч. 3 ст. 146, по ч. 2 ст. 147 и по ч. 3 ст. 180 УК РФ как совершенных группой лиц по предварительному сговору суду следует устанавливать, какие конкретно действия совершены каждым из исполнителей и другими соучастниками преступления (п. 26 Постановления).

По смыслу ч. 2 ст. 35 УК РФ уголовная ответственность за совершение преступления группой лиц по предварительному сговору наступает и в тех случаях, когда согласно предварительной договоренности каждый соучастник совершает часть действий, входящих в объективную сторону указанных составов преступлений (например, по заранее состоявшейся договоренности одни соучастники приобретают контрафактные экземпляры произведений или фонограмм в целях сбыта, другие хранят, перевозят либо сбывают их).

В соответствии со ст. ст. 25 и 28 УПК РФ суд вправе принять решение о прекращении уголовного дела на основании ст. 76 УК РФ в отношении лица, впервые совершившего преступление, предусмотренное ч. ч. 1 и 2 ст. 146 или ч. ч. 1 и 2 ст. 180 либо ст. 147 УК РФ, если оно (лицо) примирилось с потерпевшими и загладило причиненный им вред, либо прекратить уголовное преследование лица на основании ст. 75 УК РФ в связи с деятельным раскаянием.

При этом до принятия решения о прекращении дела суд должен убедиться в том, что причиненный потерпевшему преступлением вред действительно заглажен. Кроме того, виновному лицу должны быть разъяснены последствия такого решения, а также право возражать против прекращения уголовного дела либо уголовного преследования.

Статья 1515 ГК РФ. Ответственность за незаконное использование товарного знака

Новая редакция Ст. 1515 ГК РФ

1. Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

2. Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения.

3. Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

4. Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

5. Лицо, производящее предупредительную маркировку по отношению к не зарегистрированному в Российской Федерации товарному знаку, несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Комментарий к Ст. 1515 ГК РФ

Данная статья является специальной по отношению к статьям ГК, посвященным как способам защиты гражданских прав в целом (ст. 12), так и способам защиты интеллектуальных прав (ст. ст. 1250 — 1252). Статья касается именно гражданско-правовых способов защиты права на товарный знак, реализуемых в исковом порядке. За рамками статьи оставлены такие административно-правовые способы защиты, как, например, подача возражений в палату по патентным спорам против регистрации товарного знака; обращение в антимонопольный орган с заявлением о пресечении действий, являющихся недобросовестной конкуренцией (использование чужого товарного знака — недобросовестная конкуренция); обращение в таможенный орган с заявлением о принятии мер, связанных с приостановлением выпуска товаров (см. гл. 38 Таможенного кодекса Российской Федерации).

Применение гражданско-правовых защитных мер возможно при условии незаконности используемого третьим лицом обозначения. Признаки незаконного поведения содержатся в п. 3 ст. 1484 ГК (см. комментарий к этой статье).

Статья предусматривает два основных способа защиты права на товарный знак:

— изъятие по требованию правообладателя из оборота и уничтожение контрафактных товаров, содержащих незаконно используемое обозначение;

— выплата компенсации вместо возмещения убытков.

Содержащаяся в Кодексе конструкция первого из указанных способа защиты такова, что правообладатель имеет право только одновременного предъявления требований об изъятии товара из обращения и его уничтожения.

Как правило, в спорах о защите права на товарный знак в первую очередь предъявляются требования о пресечении действий, нарушающих право, т.е. прекращении использования товарного знака. Предъявление требования об изъятии из оборота товаров нарушителя требует доказательств того, что на момент рассмотрения дела в суде нарушитель располагает определенным количеством контрафактного товара.

До принятия части четвертой ГК требование об удалении за счет нарушителя с контрафактных товаров незаконно используемого обозначения (п. 2 ст. 46 Закона РФ «О товарных знаках. «) рассматривалось законодателем, по сути, в качестве одного из основных (наряду с требованием о прекращении нарушения). Теперь возможность предъявления требования об удалении обозначения выглядит как исключение: его можно предъявить лишь вместо требования об изъятии из оборота и уничтожении контрафактных товаров, и только в том случае, когда «введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах».

Требование о защите права на товарный знак путем публикации судебного решения в конкретном печатном издании должно быть обоснованным. Например, в данном печатном издании нарушитель размещал рекламу с изображением товарного знака правообладателя (пункт 10 Обзора практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак, утв. информационным письмом ВАС РФ от 29.07.1997 N 19).

Право на компенсацию морального вреда у владельца товарного знака отсутствует. Право на товарный знак носит имущественный характер, а за нарушение указанных имущественных прав законодательством подобной санкции не предусмотрено. Однако если в случае нарушения права на товарный знак одновременно были нарушены неимущественные права гражданина — владельца товарного знака (как правило, наносится ущерб деловой репутации, ибо низкое качество товара нарушителя может создавать у потребителя негативное отношение и к знаку, которым маркируются товары правообладателя), то он может в соответствии со ст. 151 ГК потребовать возмещения морального вреда.

Другой комментарий к Ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации

1. В соответствии с п. 1 ст. 1229 ГК использование средства индивидуализации без согласия правообладателя является незаконным. В свою очередь, незаконное использование товарного знака влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом и другими законами.

2. При определении незаконности использования товарного знака, помимо признаков незаконного использования, во внимание должна приниматься цель использования товарного знака. Под этой целью понимается введение в гражданский оборот товаров, маркированных товарным знаком или обозначением, сходным с ним до степени смешения.

3. Комментируемая статья подробно раскрывает специальные, гражданско-правовые способы защиты исключительного права на товарный знак, не указывая при этом на возможность применения административной и уголовной ответственности. Таким образом, исходя из способов защиты, указанных в п. 1 ст. 11 ГК, к нарушителю исключительного права на товарный знак может быть предъявлено: 1) требование о признании исключительного права; 2) требование о пресечении действий, нарушающих исключительное право на товарный знак или создающих угрозу его нарушения; 3) требование возмещения убытков, возникших в результате неправомерного использования товарного знака, причинившего ущерб правообладателю.

Исходя из положений п. 3 ст. 1252 ГК, правообладатель освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

4. Пунктом 4 комментируемой статьи для правообладателя установлено право требования от нарушителя выплаты компенсации вместо возмещения убытков. При этом следует иметь в виду, что компенсация взыскивается только при доказанности факта правонарушения. Кроме того, выплата компенсации может быть, на основании абз. 3 п. 3 ст. 1252 ГК, истребована за каждый случай неправомерного использования товарного знака либо за допущенное правонарушение в целом.

5. В отличие от ранее действовавшего Закона о товарных знаках, п. 2 комментируемой статьи устанавливает, что изъятая из оборота контрафактная продукция подлежит уничтожению за счет правонарушителя без какой-либо компенсации. Имеется лишь одно исключение из этого правила, обусловленное общественными интересами.

6. При рассмотрении вопроса о незаконном использовании товарного знака следует иметь в виду положение п. 2 ст. 1252 ГК о применении обеспечительных мер (мер по обеспечению иска) в отношении материальных носителей, оборудования и материалов, которые, как предполагается, использовались при нарушении исключительного права.

7. К нарушителю исключительного права на товарный знак, исходя из положений подп. 5 п. 1 ст. 1252 ГК, может быть предъявлено требование о публикации решения суда о допущенном нарушении.

8. Кодексом, в отличие от ранее действовавшего Закона о товарных знаках, установлена особая мера ответственности для случаев неоднократного или грубого нарушения исключительного права на товарный знак (ст. 1253) — суд может, при наличии требования прокурора, принять решение о ликвидации юридического лица-нарушителя или о прекращении деятельности гражданина в качестве индивидуального предпринимателя.

9. В пункте 5 рассматриваемой статьи содержится установление, корреспондирующее со ст. 1485 ГК, в соответствии с которой правообладатель имеет право проставлять рядом со своим товарным знаком особое обозначение, информирующее третьих лиц о том, что принадлежащий ему товарный знак является объектом правовой охраны. Однако использование такой предупредительной маркировки по отношению к не зарегистрированному в Российской Федерации товарному знаку нарушает законодательство и влечет соответствующую ответственность. В связи с этим представляется необходимым отметить, что ст. 1515 не использует термин «знак охраны». В свою очередь, ст. 1485 ГК не использует термин «предупредительная маркировка».

Незаконное использование товарного знака – что это за преступление?

Если производитель товаров использует без законного разрешения правообладателя его товарный знак, подобное деяние считается преступлением. Мера наказания за незаконное использование товарного знака, регламентируется сразу тремя нормативно-правовыми актами: КоАП, УК РФ, ГК. В зависимости от обстоятельств преступления и причиненного вреда, будет определена мера наказания, которая может быть достаточно суровой.

Кого привлекают в ответственности

Привлечь к ответственности за несанкционированное применение чужого товарного знака можно физических и юридических лиц. Основанием для наказания является нарушение зарегистрированных прав на товарный знак. Лицо, обладающее законными правами на товарный знак, может разрешить или запретить использовать его другим лицам и компаниям.

Если правообладатель бренда не озвучил запрет на использование своего знака это нельзя расценивать как разрешение. Категорически запрещено использовать в любом виде зарегистрированную торговую марку, без официального согласия владельца. Все товары, упаковка и другие объекты, на которые нанесли товарные знаки без разрешения правообладателя, относятся к незаконной, контрафактной продукции.

Где искать защиту при незаконном использовании запатентованного бренда

Если правообладатель торговой марки выявляет факт её несанкционированного применения, он имеет право составить исковое заявление в суд. Целью подобного обращения является:

• Защита права собственности.
• Привлечение правонарушителей к ответственности.
• Получение компенсации причиненного вреда.

Для доказательства незаконного использования бренда оптимальным вариантом является контрольная закупка контрафактной продукции.

Для этого достаточно под видом обычного покупателя приобрести товар с кассовым чеком. Подать исковое заявление в суд, к которому приложить купленный товар и чек. Другим способом защиты от несанкционированного использования товарного знака является обращение в СМИ.

Предав огласке факт нарушения, можно найти спонсоров, которые заинтересованы в соблюдении правил использования товарных знаков. Они собственными силами организуют мероприятия, целью которых будет исключение случаев незаконного использование чужих торговых марок. Примером подобных действий могут быть:

• Предоставление скидки покупателю, обнаружившему контрафактный товар.
• Бесплатное предоставление оригинала взамен товара, изготовленного незаконно.

Виды ответственности

Предусматривается уголовная, гражданско-правовая, административная ответственность за незаконное использование товарного знака. Степень вины и соответствующее наказание определяются в ходе судебного заседания.

Гражданско-правовая ответственность

В случае привлечения правонарушителя к гражданской ответственности, наказание назначается по статье 1515 ГК:

[1]

1. За счет собственных средств и возможностей нарушителя происходит полное изъятие и уничтожение товара, упаковки, документов, вывески и других материалов на которых имеется незаконно нанесенный товарный знак.
2. Выплата компенсации владельцу товарного бренда:

• В деньгах от 10 тысяч до 5 миллионов рублей. Назначается судом в зависимости от тяжести преступления.
• Выплачивается сумма, равная двойной стоимости продукции с незаконно нанесенным товарным знаком. В качестве альтернативы устанавливается двойная стоимость права на возможность использования бренда.

Административная ответственность

При более серьезных последствиях, злоумышленника привлекают к административной ответственности по статье 14.10 КоАП.

1.Незаконное применения бренда влечет изъятие:

• Товаров, содержащих несанкционированно установленный бренд.
• Материала и оборудования, которое применяется для производства контрафактных товаров.

1. Наложение штрафных санкций:

• Физические лица 5 – 10 тысяч
• Должностные лица 10 – 50 тысяч
• Юридические лица 50 – 200 тысяч

Если производство контрафактной продукции было организовано в целях сбыта, подобное преступление предусматривает более суровые меры:

1. Изъятие товаров, материалов и оборудования, которые были непосредственно задействованы в производстве.
2. Административный штраф:

• Физические лица: двойной размер общей стоимости продукции или взыскание суммы не менее 10 000 рублей.
• Должностные лица: тройной размер цены за товар или выплата суммы не менее 50 000 рублей.
• Юридические лица: пятикратный размер стоимости продукции или удержание не менее 100 000 рублей.

Ответственность по Уголовному кодексу

Если использование товарного знака осуществлялось неоднократно и нанесло существенный материальный ущерб, предусмотрена уголовная ответственность по статье 180:

• Сумма штрафа в пределах 100 – 200 тысяч рублей.
• Удержание суммы равной официальной заработной плате, которую получил злоумышленник в течении двух лет.
• 480 часов общественных работ.
• 2 года исправительных работ.
• 2 года принудительных работ.
• 2 года лишения свободы и штраф до 80 000 рублей или дохода за шесть месяцев.

Повторяющееся несанкционированное использование места происхождения продукции или использование специальной предупредительной маркировки товарного знака, который не имеет регистрацию на территории РФ, причинившее существенный материальный ущерб, предусматривает наказание в виде:

• Штрафные санкции не более 120 000 рублей.
• Доход, полученный за один год.
• 360 обязательных работ.
• Год исправительных работ.

Аналогичные деяния, совершенные несколькими лицами в составе организованной группы:

Телефон в Москве и Московской области:
+7 (499) 653-79-33

Телефон в Санкт-Петербурге и Ленинградская области:
+7 (812) 332-54-12

• Наложение взыскания в виде штрафа на сумму 200 – 400 тысяч рублей.
• Общий доход, полученный злоумышленниками за период от 1,5 до 3 лет.
• 4 года принудительных работ.
• 4 года лишения свободы и дополнительный штраф на сумму не более 100 000 рублей или доход осужденного за год.

Если организованной группой был причинен ущерб в особо крупном размере (более 250 000 рублей), наказание существенно ужесточается:

Действия при обвинении в незаконном использовании товарного знака

Для компании, на которую подали исковое заявление по незаконному использованию бренда, возможны два варианта развития событий:

1. Признать факт незаконного использования торговой марки и выплатить правообладателю денежную компенсацию

Чтобы в будущем, исключить претензии со стороны правообладателя торгового знака, необходимо оформить и подписать обеими сторонами акт уплата. Данный документ, является подтверждением отсутствия претензий у правообладателя к компании или лицу использующих его торговую марку в своем производстве. Размер компенсации зависит от различных показателей:

• Вид промышленности.
• Единичное или массовое использование.
• Количество незаконно используемых торговых марок.

1. Предпринять попытку доказать право на использование оспариваемого бренда.

Решением подобных вопросов занимается Арбитражный суд. По статистике сумма выплат по исковым заявлениям связанных с незаконным использованием торговой марки не превышает 100 000 рублей.

Административно-процессуальный кодекс в статье № 277 предусматривает возможность упрощенного производства подобных заявлений, без обычного заседания суда. На официальном интернет сервисе, стороны могут ознакомиться с материалами дела. Далее направить в суд документы и доказательства способные установить обстоятельства рассматриваемой ситуации.

[3]

Если одну из сторон разбирательства не устраивает рассмотрение вопроса в упрощенном порядке, она может затребовать перейти к рассмотрению вопроса в обычном режиме. Для ответчика выгоднее рассматривать вопрос в обычном порядке.

В ходе судебного заседания, можно предъявить продукцию, которую истец считает контрафактной. Рассмотрение товара в реальности может изменить мнения суда. При упрощенном судебном производстве, решение будет приниматься исходя из представленных обеими сторонами документальных доказательств. Рассмотрев только их без вещественных доказательств, суд в большинстве случаев принимает сторону истца.

Международная практика процесса патентования

Нельзя переоценить значение возможности международного патентования. Получение международного патента, создает защиту на копирование и использование бренда в других странах. Экспортируемый товар с подобным патентом существенно возрастает в цене, а российский бизнес становиться более конкурентоспособным на мировом рынке.

Процесс международного патентования может проходить несколькими способами:

1. Составление и подача заявки на получение патента на торговый знак

Заявка оформляется на языке страны, в которой будет получаться патент и отправляется в Роспатент. На протяжении полугода, ведомство будет проверять соискателя патента на наличие умысла вывезти из России данные относящиеся к государственным интересам. Если нарушений не выявлено, заявка передается в патентное бюро другого государства

1. Евразийская патентная организация

Роспатент принимает заявки на получение единого патента, действующего в странах СНГ.

1. Европейская патентная организация

Получить патентный документ можно на временной период до 20 лет. Соответствующую заявку, можно направить напрямую в ЕСП. Составляется документ на одном из трех языков:

В составленном документе перечисляют страны, в которых требуется защита товарного знака. Свое действие патент имеет в странах участницах ЕПО. Если требуется защита патента в других странах, то необходимо перевести документ на язык страны, в которую отправляется заявка.

1. Международный патент по РСТ

Заявка на получение патента отправляют в Роспатент, которые передает её в организацию интеллектуальной собственности. Свою силу полученный патент имеет во всех странах, входящих в Договор патентной кооперации.

Проверка патентной законности

Патентные исследования включат в себя работы, проводимые на всех этапах жизненного цикла продукции:

• Во время создания продукции.
• При запуске и реализации выпускаемой продукции, для создания технического уровня, соответствующего мировым требованиям.
• В процессе сокращения затрат на производство товаров, путем исключения повторяющихся разработок и исследований.
• Во время налаженного массового производства и реализации товаров.
• Снятия с производства в связи с утратой конкурентоспособности.

Следует отметить, что на данный момент продажа контрафактной продукции является довольно серьезной проблемой.

Когда правообладатель товарного знака не сможет взыскать компенсацию за его использование третьими лицами?

Юрист патентно-адвокатского бюро «Гардиум»

специально для ГАРАНТ.РУ

Компенсация как способ защиты исключительных прав на товарный знак набирает все большую популярность. Вместе с тем ведение судебного процесса связано со значительными издержками, поэтому перед инициированием разбирательства важно понимать перспективы удовлетворения исковых требований.

Рассмотрим случаи, когда у правообладателя может не получиться взыскать компенсацию за использование принадлежащего ему товарного знака с третьих лиц.

Третьи лица использовали товарный знак правообладателя до принятия Роспатентом решения о его регистрации

Срок от подачи заявки на регистрацию товарного знака до принятия Роспатентом соответствующего решения может составить более 12 месяцев. Поскольку процедура регистрации товарного знака достаточно продолжительная, предприниматели задаются вопросом, можно ли взыскать с третьих лиц компенсацию за использование принадлежащих им товарных знаков за тот период, когда заявка уже подана, но Роспатент еще не принял решение о регистрации.

В соответствии с п. 1 ст. 1491 Гражданского кодекса исключительное право на товарный знак действует в течение 10 лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в Роспатент.

Вместе с тем судебная практика по данному вопросу сложилась неоднозначная. Поэтому рассмотрим случаи, когда при аналогичных обстоятельствах суды приходили к совершенно противоположным выводам.

Так, 2 сентября 2014 года ООО «Студия анимационного кино «Мельница» подало в Роспатент заявку на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «Три богатыря. Ход конем». До принятия Роспатентом решения о регистрации студии стало известно, что третье лицо без ее согласия реализует DVD-диски и раскраски под указанным обозначением. Тогда студия произвела закупку контрафактных товаров, чтобы зафиксировать факт нарушения своих исключительных прав.

После принятия Роспатентом решения о регистрации товарного знака студия обратилась в суд с исковым заявлением к ответчику о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак. Исковое заявление было удовлетворено. При этом суды отклонили довод ответчика о том, что использование обозначения до его регистрации в качестве товарного знака не может рассматриваться как нарушение исключительных прав правообладателя (постановление Суда по интеллектуальным правам от 7 июня 2017 г. по делу № А08-2700/2016).

В другом деле суды пришли к противоположным выводам.

14 сентября 2012 года ООО «Маша и Медведь» подало заявку на регистрацию двух изобразительных товарных знаков. После подачи указанных заявок, но до даты принятия Роспатентом решения о регистрации компании стало известно, что ее права нарушаются третьими лицами. Чтобы зафиксировать факт нарушения своих прав, компания произвела закупку контрафактных товаров.

Основываясь на п. 1 ст. 1491 ГК РФ, компания посчитала, что ее исключительные права на зарегистрированные товарные знаки действуют с момента подачи соответствующих заявок, а, значит, подлежат защите. Поэтому после принятия решения о регистрации заявленных обозначений в качестве товарных знаков компания обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам № 505856 и № 505857.

В результате компании не удалось взыскать компенсацию за использование принадлежащих ей обозначений. Судом по интеллектуальным правам было отмечено, что в соответствии со ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак принадлежит лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак. При этом совершенные другими лицами до государственной регистрации товарного знака действия по использованию сходного обозначения не являются нарушением исключительного права и к таким лицам не могут быть применены меры ответственности, предусмотренные гражданским законодательством (постановление Суда по интеллектуальным правам от 17 февраля 2017 года № С01-1271/2016 по делу № А71-990/2016).

Истек срок исковой давности для предъявления требований о взыскании компенсации

Согласно п. 1 ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

В соответствии с Постановлением Президиума ВАС РФ от 2 апреля 2013 года № 15187/12 по делу № А42-5522/2011 законом не установлены иные правила исчисления исковой давности для требований о защите исключительных прав на товарный знак, в связи с чем к требованиям о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака подлежит применению общий срок исковой давности.

Таким образом, требования о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака должны быть заявлены в течение трех лет с момента, когда правообладателю стало известно о нарушении его исключительных прав. В противном случае правообладателю может быть отказано в удовлетворении требований о взыскании компенсации.

Так, ООО «Девелопмент» обратилось в суд с требованием к ОАО «Сбербанк России» о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак № 335609 «Мы всегда рядом». В процессе судебного разбирательства банк заявил о пропуске срока исковой давности. Поскольку требование компании было заявлено по истечении трехгодичного срока, суд отказал в удовлетворении исковых требований (постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 декабря 2013 года № С01-300/2013 по делу № А40-221/2013).

Произошло исчерпание исключительных прав правообладателя на товарный знак

Согласно ст. 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Данный принцип исчерпания права означает, что предприниматель не может препятствовать использованию знака применительно к тем же товарам, которые введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия. То есть он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на товарный рынок.

Так, истцу принадлежал товарный знак «Русмаш» по свидетельству № 473042, и ему стало известно, что ответчиком реализуется товар, на упаковку которого нанесено изображение, сходное до степени смешения с принадлежащим ему товарным знаком. Истец обратился в суд с иском о взыскании компенсации.

В процессе судебного разбирательства было установлено, что ответчик приобрел данные товары у третьего лица. При этом само третье лицо приобрело указанные товары у Истца. Таким образом, ответчик реализовывал товары, произведенные и введенные в гражданский оборот самим правообладателем спорного товарного знака. Поскольку произошло исчерпание исключительного права, истцу было отказано во взыскании компенсации с ответчика (постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 ноября 2018 г. № С01-946/2018 по делу № А03-19009/2017).

Потребители не смогут спутать товары правообладателя и товары третьего лица

Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Исходя из данной статьи, нарушением исключительных прав правообладателя на товарный знак является такое использование, при котором возникает вероятность смешения. То есть необходимо доказать, что потребители могут спутать товары правообладателя и товары третьего лица. В противном случае взыскать компенсацию за использование товарного знака не получится.

Так, ООО «Манго Телеком» принадлежат товарные знаки по свидетельствам № 566451, № 467758, № 467759, № 235044, № 242054, включающие в себя словесные элементы «Манго Телеком», «MangoTelecom», «Mango Tele.com» и «Mango Office». Под данными обозначениями осуществляет свою деятельность одна из крупнейших телекоммуникационных компаний Российской Федерации. Ей стало известно, что другая компания, ООО «Джентельменские решения», в своей рекламе указывает на то, что ее сервис является аналогом сервиса «Манго телеком».

Результатом стал судебный иск с требованием о взыскании компенсации, однако в его удовлетворении суд отказал, ссылаясь на то, что в тексте рекламной ссылки имеется прямое указание на то, что сервис ответчика является аналогом сервиса истца, а не самим сервисом «Манго телеком», в связи с чем указанные сервисы нельзя перепутать (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 9 июля 2018 г. № 09 АП-27975/2018-ГК по делу № А40-81716/17).

Правообладатель использует товарный знак исключительно с целью взыскания компенсации с других участников экономической деятельности

Суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании ст. 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом (п. 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Поскольку основной функцией товарных знаков является индивидуализация товаров, то суды признают злоупотреблением правом действия правообладателей по аккумулированию товарных знаков и их использованию исключительно с целью взыскания компенсации с других участников экономической деятельности. Соответственно, в удовлетворении требований о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак такому правообладателю будет отказано (постановление Суда по интеллектуальным правам от 24 июля 2018 г. № С01-422/2018 по делу № А28-5685/2017).

Источники

1. 
   Сычев, Павел Хищники. Теория и практика рейдерских захватов / Павел Сычев. — М.: Альпина Паблишер, 2011. — 184 c.
   
2. 
   Общая теория государства и права. Учебник. В 3 томах. Том 3. — М.: Зерцало-М, 2002. — 528 c.
   
3. 
   Борисов, А. Н. Защита от принудительной ликвидации юридического лица по искам государственных органов / А.Н. Борисов. — М.: «Юридический Дом «Юстицинформ», 2007. — 272 c.